Несмотря на то, что правовой статус фирменных наименований достаточно подробно регламентирован в четвертой части ГК РФ, большинство проблем, возникающих при рассмотрении споров, связанных со столкновением исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, так и не урегулировано на законодательном уровне.
Так, согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
Данная статья распространяется на все фирменные наименования, а не только на известные как это было предусмотрено п. 2 ст. 7 первоначальной редакции закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон). Кроме того, такое обязательное условие, как тождество фирменного наименования оспариваемому товарному знаку, существовавшее согласно изменением внесенным Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, было дополнено понятием сходства до степени смешения причем не только с фирменным наименованием в целом, но и его частью.
Все это, безусловно, расширило сферу применения данной нормы ГК, и изучение судебной правоприменительной практики вызывает особый интерес.
Так, одной из проблем применения данной нормы является условие однородности товаров. Поскольку фирменные наименования в отличие от товарных знаков не регистрируется в отношении какой-либо определенной группы товаров или услуг, то непонятно, как при этом установить однородность. Известно, что виды деятельности организации указываются в учредительных документах. В этой связи возникает вопрос: достаточно ли при рассмотрении подобных споров, чтобы товары или услуги, обозначенные в учредительных документах, были однородны товарам или услугам оспариваемого товарного знака?
В этой связи интересны судебные решения, касающиеся оспаривания правовой охраны товарного знака «Хобби».
ООО «ХоббиЦентр.ру» обратилось в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Хобби» (свидетельство № 279996). При этом лицо, подавшее возражение, одним из доводов указало, что товарный знак «Хобби» тождествен принадлежащей ему части фирменного наименования. Палата по патентным спорам решением от 12 сентября 2005 г. отказала в удовлетворении возражения. При этом данный довод она отклонила исходя из того, что лицо, подавшее возражение, не представило доказательств фактического оказания услуг под данным фирменным наименованием.
Арбитражный суд г. Москвы решением от 6 апреля 2006 г. по делу № А40-2313/06-67-20 отменил решение Палаты по патентным спорам, указав что в учредительном договоре и уставе ООО «ХоббиЦентр.ру» в качестве основных видов деятельности указаны услуги однородные услугам по оспариваемому товарному знаку. При этом в решение отмечалось: «закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» не указывает на то, что обладатель фирменного наименования, противопоставляемого товарному знаку, обязан доказывать реальность осуществления деятельности по однородным услугам».
Кассационная инстанция не согласилась с данным выводом Арбитражного суда г. Москвы. Отменяя указанное решение, Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем постановлении от 29 ноября 2006 г. № КА-А40/11316-06-12 указал: «Как следует из содержания приведенного выше пункта 3 статьи 7 Закона, однородность товаров и услуг должна определяться исходя из тех товаров и услуг, которые реально производит и оказывает лицо с определенным фирменным наименованием и с какого времени».
Постановление кассационной инстанции следует признать правомерным, поскольку несмотря на то, что п. 8 ст. 1483 ГК РФ четко не указывает, что же действительно подразумевается под однородностью фирменного наименования и товарного знака, тем не менее необходимо учитывать цели и задачи, которые данная норма призвана решить. Они определены в п. 6 ст. 1252 ГК РФ: «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)».
Таким образом, п. 8 ст. 1483 ГК РФ в первую очередь призван защитить права потребителей от введения в заблуждение. Отсюда очевидно, что фирменное наименование должно фактически (реально) использоваться в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку только в этом случае может возникнуть вероятность введения в заблуждения потребителей.
Более сложная ситуация возникает, когда фирменное наименование принадлежит одной из компаний стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 8 которой предусматривает, что «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». В этой связи возникает вопрос: достаточно ли доказательств использования фирменного наименования на территории страны происхождения иностранной компании или необходимы доказательства использования фирменного наименования на территории Российской Федерации?
В этой связи интересно дело по оспариванию товарного знака «Krogius». Иностранное юридическое лицо «Ой Ларс Крогиус Аб» (Финляндия) обратилась в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Krogius» по свидетельству № 265104. Одним из оснований поданного возражения был довод о том, что оспариваемый знак тождествен части фирменного наименования заявителя «Oy Lars Krogius Ab», права на которое возникли у иностранной компании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация товарного знака не соответствует требованиям п. 3 ст. 7 Закона. Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения, правовая охрана оспариваемого товарного знака была оставлена в силе.
Арбитражный суд г. Москвы в решении от 11 сентября 2007 г. по делу № А40-710/07-67-7, оставляя в силе решение Палаты по патентным спорам, в частности указал: «Суд считает неправомерной позицию заявителя о том, что для применения пункта 3 статьи 7 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не обязательно доказывать осуществление лицом, чье фирменное наименование или часть его использованы в товарном знаке, деятельности только на территории РФ. Конструкция данной нормы закона такова, что под однородностью товаров (услуг) лица, чье фирменное наименование охраняется в РФ, следует понимать именно те товары и услуги, которые используются на территории РФ, поскольку закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», как и нормы российского права, предназначены для того, чтобы не допустить смешения товаров (услуг) и предприятий в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В связи с изложенным представленные заявителем документы в обоснование коммерческой деятельности в других странах, а также в обоснование осуществления такой деятельности другими иностранными юридическими лицами, которые в силу норм права Финляндии могли передавать права на фирменное наименование совместно с передачей бизнеса, не имеют отношения к спорным правоотношениям».
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2007 г. данное решение Арбитражного суда г. Москвы было оставлено в силе.
Как в первом, так и во втором деле, суды исходили из отсутствия оснований для введения в заблуждения потребителей. Так, применительно ко второму случаю, поскольку фирменное наименование на территории Российской Федерации не использовалось, нет оснований для вывода, что использование товарного знака приведет к введению в заблуждению потребителей на территории Российской Федерации. К сожалению данная позиция не нашла отражения в постановлениях Президиума Высшего арбитражного суда РФ. Однако учитывая, что основная цель данной нормы прямо предусмотрена в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, можно предположить, что позиция суда по этому вопросу останется неизменной.
Другая важная проблема связана с тем, что круг лиц, которые могут быть обладателями прав на фирменное наименование, ограничен действующим законодательством только коммерческими организациями. Так, согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование».
П. 1 ст. 1473 ГК РФ также определяет, что «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица».
И если поначалу некоторые специалисты еще спорили о том, ограничивают ли данные нормы права некоммерческой организации являться владельцами фирменного наименования, то впоследствии в Постановлении Высшего арбитражного суда РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу о нарушении исключительного права на товарный знак «Спартак» прямо указывалось: «Суд ошибочно счел, что у футбольного клуба, зарегистрированного как некоммерческая организация в форме муниципального учреждения, имеется исключительное право на фирменное наименование, поскольку в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих организаций».
С другой стороны, действующее законодательство не запрещает некоммерческим организациям производить товары (оказывать услуги). Более того, согласно ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. При этом некоммерческие организации не могут требовать признания недействительной правовой охраны товарного знака, воспроизводящего их наименование, поскольку п. 8 ст. 1483 ГК РФ на них не распространяется.
В качестве примера можно привести дело по оспариванию правовой охраны товарного знака «Медиклон». Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» обратился с возражением в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку «Медиклон» (свидетельство № 281362). Доводы лица, подавшего возражение, сводились к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен оригинальной части его фирменного наименование, и при этом фонд согласия на его использование в товарном знаке не давал.
Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения исходя из того, что фонд «МеДиКлон», являясь некоммерческой организацией, не может иметь фирменного наименования.
Арбитражный суд г. Москвы решением от 30 января 2008 г. по делу № А40-55653/07-133-374 оставил решение Палаты по патентным спорам в силе. При этом суд указал: «Довод заявителя, что Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» является фирменным наименованием, необоснован. ФГУ «Палата по патентным спорам» и Роспатент правомерно пришли к выводу, что оспариваемый товарный знак № 281362 не может быть тождествен части фирменного наименования заявителя, поскольку заявитель не имеет фирменного наименования. В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. ФЗ «О некоммерческих организациях» не предусматривает возможность обладания некоммерческих организаций фирменным наименованием. Таким образом, законом установлено, что фирменное наименование может быть только у коммерческих организаций. Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» является некоммерческой организацией».
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2008 г. решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено в силе.
С одной стороны, врядли можно упрекнуть Палату по патентным спорам или суд в принятии незаконного решения, с другой, очевидно, что статус наименований некоммерческих организаций должен быть аналогичен статусу фирменных наименований коммерческих организаций. Однако добиться этого можно только внесением соответствующих изменений в п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
Ситуация еще более усложняется, когда товарный знак оспаривает иностранное лицо, не являющееся коммерческой организацией, однако право на фирменное наименование принадлежит ему в силу норм иностранного права.
В этом отношении интересно дело об оспаривании товарного знака «Би-ЭС». Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству № 238455 была произведена на имя ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК». В Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку обратилось предприятие «БИ-ЭС Косметик» (Польша). Основанием поданного возражения послужил довод о том, что оспариваемый знак воспроизводит часть фирменного наименования польской компании. Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения. Отказ мотивировался тем, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака действовала редакция Закона, предусматривавшая обязательным условием наличие известности на территории Российской Федерации. При этом польское предприятие не представило соответствующих доказательств.
Во время рассмотрения данного дела в Арбитражном суде г. Москвы выяснилось еще одно важное обстоятельство: на дату приоритета оспариваемого товарного знака в Польше предприятия с таким наименованием не существовало. В этот период под данным наименованием действовал индивидуальный предприниматель, а впоследствии простое товарищество, которое не являлось юридическим лицом ни по российскому, ни по польскому законодательству. В суде представитель заявителя отметил, что данное обстоятельство не относится к делу, поскольку в соответствии с польским законодательство и владельцем фирменного наименования может быть и индивидуальный предприниматель. Так, в частности, представитель польского предприятия сослался на закон Республики Польши от 19 ноября 1999 г. «О хозяйственной деятельности», в соответствии с которым все предприниматели должны иметь собственное фирменное наименование. Поскольку Польша – участница Парижской конвенции, то на основании ст. 8 Конвенции охрана данного фирменного наименования распространяется и на территорию Российской Федерации.
Арбитражный суд г. Москвы не согласился с доводами заявителя, оставив решение Палаты по патентным спорам в силе. При этом в решении от 23 апреля 2008 г. по делу № А40-64402/07-15-463 отметилось следующее: «Изучив представленные доказательства, суд не может согласится с доводами заявителя о том, что он обладает исключительным правом на фирменное наименование «Bi-es» с 1996 года, поскольку из представленных заявителем доказательств следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Bi-es» использовалось «ПХУ «БИ-ЭС Косметик» – Сл.Петровски» и «Частное общество (простое товарищество) – производственное предприятие «БИ-ЭС Косметик» ч.о. – Славомир Петровски, Беата Петровска». П. 1 ст. 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. предусмотрен принцип национального режима в отношении охраны промышленной собственности, а следовательно, к правовому статусу указанных организаций при разрешении данного спора применяется законодательство Российской Федерации, в соответствии с которым и «ПХУ «БИ-ЭС Косметик» – Сл.Петровски» и «Частное общество (простое товарищество) – производственное предприятие «БИ-ЭС Косметик» ч.о. – Славомир Петровски, Беата Петровска» не являются юридическими лицами. Учитывая то, что в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование может иметь лишь юридическое лицо, а истцом не подтвержден факт регистрации производственного предприятия «БИ-ЭС Косметик» до даты приоритета заявки № 2001740768, довод заявителя об обладании им ранее исключительным правом на фирменное наименование «Bi-es» является безосновательным».
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2008 г. решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено в силе.
В приведенном решении суд учел основополагающий принцип Парижской конвенции – принцип национального режима, изложенный в ст. 2: «(1) В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.
(2) Однако никакие условия о месте жительства или наличие предприятия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав промышленной собственности».
Как следует из п. 2 данной статьи Конвенции, место жительства (место происхождения юридического лица) не может служить предпосылкой для пользования каким-либо из прав промышленной собственности, в данном случае фирменным наименованием. Кроме того, если предположить, что польский индивидуальный предприниматель может обладать правом на фирменное наименование, это, безусловно, будет нарушать принцип национального режима, предусмотренного Парижской конвенцией, поскольку поставит его в более привилегированное положение, нежели российских предпринимателей.
Данный подход отвечает и мнению Г.Боденхаузена, который также указывал, что «понятие «фирменное наименование» имеет разное значение в тех или иных странах Союза. Вопрос о том, является ли наименование, охрана которого испрашивается, «фирменным наименованием», – это вопрос квалификации, который должен быть решен в той стране, где эта охрана испрашивается»*.
* Боденхаузен Г. Комментарий к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. М.: Прогресс, 1977.
Таким образом, наличие охраны фирменного наименования в одной из стран – участниц Парижской конвенции не означает ее автоматического распространения и на территорию Российской Федерации. Для этого необходимо, чтобы условия предоставления правовой охраны фирменного наименования отвечали требованиям российского законодательства**.
** За исключением условия обязательной государственной регистрации. Поскольку данная норма противоречит ст. 8 Парижской конвенции, предусматривающей возникновение охраны независимо от государственной регистрации и имеющей приоритет перед нормами национального права.
Приведенные примеры судебных решений свидетельствуют о том, что правоприменительная практика старается разрешить некоторые проблемы действующего законодательства. Однако внесение изменений в п. 8 ст. 1483 ГК РФ, в частности, касающихся надлежащей охраны наименований некоммерческих организаций, необходимо.
